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SI PUÒ TUTELARE UN MARCHIO NON REGISTRATO?

È alquanto frequente che prima della registrazione di un brand vi sia la sua diffusione e la commercializzazione dei prodotti o servizi ad esso associati, per verificarne l’efficacia. Questo viene definito marchio di fatto, ossia un marchio non depositato ma utilizzato per la vendita. Chiunque, infatti, può inventare ed utilizzare il proprio brand, a patto che non sia identico ad un altro brand esistente nella stessa categoria merceologica.

Ma cosa accade nel caso in cui il marchio non registrato venisse contraffatto?

Partiamo dal presupposto che registrare un marchio non è obbligatorio, ma è un modo per evitare che altre persone possano utilizzarlo illecitamente. In linea di massima se un’azienda registra un marchio che qualcun altro utilizza da prima senza averlo registrato, il marchio sarà considerato di proprietà dell’azienda. Ma non è sempre così.

Il  Codice della proprietà industriale (CPI) elenca i princìpi ai quali è obbligatorio attenersi per la registrazione di un brand. Nello specifico citiamo gli articoli che dispongono quanto segue:

• art. 7 CPI: sono idonei ad essere oggetto di registrazione del marchio tutti i segni (parole, disegni, lettere, cifre, suoni o loro combinazioni) se finalizzati a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa;
• art. 8 CPI: non possano costituire oggetto di marchio i ritratti ed i nomi di persona diversi dal richiedente, qualora ne venga lesa la fama o il decoro, nonché "i nomi ed i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico, sportivo, le immagini che riproducono trofei, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici" se notori. In quest’ultimo caso la registrazione può essere richiesta dell'avente diritto o con il suo consenso;
• art. 12 CPI: non possono essere registrati segni identici o simili a un segno già noto come marchio, segno distintivo, ditta, nome o dominio, generando confusione nel pubblico;
• art. 19 CPI: non è consentito ottenere la registrazione dal richiedente in mala fede;
• art. 25 CPI: è prevista la nullità del marchio in caso di violazione delle prescrizioni.

Se il marchio non registrato ed utilizzato prima che qualcun altro lo registrasse e lo utilizzasse non è mai diventato famoso o noto, è il marchio registrato ad avere ogni diritto di utilizzo: l’azienda che ha registrato il marchio prevale su quella che lo ha usato senza registrarlo (e senza raggiungere alcuna notorietà).

Se invece il marchio non registrato, usato precedentemente da quello identico registrato, è divenuto famoso, allora le cose cambiano:

• se la notorietà del marchio di fatto è limitata ad uno specifico e ristretto ambito geografico, e se è quindi locale (ad es. il Comune, la regione o un gruppo di persone) un altro può registrare successivamente lo stesso marchio, ma non può impedire al marchio precedente di esistere nei confini territoriali nei quali è stato utilizzato fino a quel momento. I due marchi dovranno convivere e nessuno dei due potrà rifarsi sull’altro;
• se la notorietà del marchio di fatto è invece diffusa e potenzialmente illimitata, il titolare può impedire la successiva registrazione del marchio identico o similare da parte di altri. In questo caso prevale il marchio non registrato, in ragione della sua notorietà. Per “misurare” la notorietà non si valuta solo la diffusione geografica, ma anche il pubblico a cui il segno si indirizza.

In quest’ottica è evidente quanto siano importanti le attività di Brand Protection messe in atto dalle agenzie investigative autorizzate per conto dell’azienda richiedente. Infatti tali indagini non sono solo utili all’individuazione dei soggetti e della filiera di commercializzazione dei beni realizzati utilizzando in modo illegittimo i marchi registrati, raccogliendo le prove da utilizzare in sede di giudizio, ma anche per definire le aree ed il pubblico entro i quali il brand gode della sua diffusione. In un mercato sempre più globalizzato il lavoro degli investigatori privati assume, dunque, un ruolo centrale di fondamentale importanza.

Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?

• attività di Mystery shopping e di monitoraggio delle aziende coinvolte, con Trap purchase (fisico o online) ossia l'acquisto di un bene o di un servizio mirato ad individuare e a raccogliere le prove dell'illecito;
• attività di Web Intelligence OSINT/SOCMINT.