La Quinta Commissione di Ricorsi dell’EUIPO, l’ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, con la decisione n. R1839/2021-5 del 03/06/2022 (in allegato) ha riconosciuto il carattere distintivo della forma di una bottiglia di vodka, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento n. 1001/2017 sul marchio dell’Unione Europea, autorizzando la società svedese produttrice di registrare la forma della bottiglia come marchio tridimensionale.
La società svedese aveva presentato la prima domanda di registrazione nel 2019, richiedendo il marchio di forma avente ad oggetto la riproduzione tridimensionale di una bottiglia rettangolare, con dettagli colorati in diverse tonalità del rame, del marrone e dell’oro.
In una prima analisi, l’EUIPO aveva deciso di non accogliere la domanda di registrazione, poiché non emergeva il carattere distintivo del marchio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
Nello specifico la bottiglia non appariva, secondo gli esaminatori, particolarmente diversa dalle altre bottiglie presenti sul mercato di riferimento, e ciò poteva portare il consumatore a non percepire come marchio di uno specifico titolare quella bottiglia, già utilizzata in forme simili per confezionare altri alcolici.
Ma la società svedese aveva proposto ricorso, chiedendo l’annullamento integrale della decisione, evidenziando il fatto che nel settore della produzione e vendita di bottiglie di vodka, nello specifico, venivano utilizzate bottiglie diverse da altri tipi di alcolici, quali ad esempio gin, whisky o altro, poiché gli altri produttori di vodka prediligevano bottiglie di forma cilindrica, trasparenti o con colori sui toni del blu, del bianco e dell’argento. Ciò rendeva ben distinguibile la loro bottiglia di vodka dalle altre in commercio.
La Commissione di Ricorso dell’EUIPO ha analizzato la questione in questa luce, discostandosi da quanto deciso dal primo esaminatore, e ritendendo che nella prima analisi era stato adottato un criterio di valutazione troppo rigido, e che, erroneamente, non era stato valutato che il marchio richiesto era, di fatto, differente rispetto a quello dei competitor di riferimento.
Ai sensi dell’art. 4 RMUE un marchio comunitario può essere costituito dalla forma di un prodotto o dal suo confezionamento, a patto che tale forma permetta di distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre imprese, facendo riferimento anche alla norma o agli usi del settore interessato.
La Commissione, quindi, ha ritenuto che la bottiglia della società svedese presentava tre elementi distintivi importanti: il disegno sul retro della bottiglia, interamente di colore rame, la front label costituita da una cornice di colore rame e l’involucro del collo della bottiglia, dalle sfumature rame, marrone e oro. Tali elementi sono idonei ad essere identificati dai consumatori come indicazione d’origine del prodotto, in quanto immediatamente riconoscibili rispetto alle altre bottiglie.
Ciò significa che le aziende produttrici, per non perdere il proprio carattere distintivo che può permettere ai propri prodotti di ricoprire una posizione importante nel mercato di riferimento, devono assicurarsi che nessun marchio registrato, di qualsiasi tipo, anche tridimensionale, come in questo caso, venga contraffatto ed imitato.
Per effettuare delle attività di Brand Protection le aziende possono rivolgersi alle agenzie investigative autorizzate. Gli investigatori privati raccolgono gli elementi di prova dell’eventuale contraffazione e imitazione del marchio sia sul campo, attraverso delle attività di Mystery Shopping, utilizzando anche la tecnica del cosiddetto Trap purchase, ossia l'acquisto dei prodotti oggetto di indagine, allo scopo di comparare il prodotto contraffatto con l’originale, sia sul web, attraverso degli acquisti online e delle attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT, individuando le pubblicazioni su fonti aperte utili a dimostrare l’illecito.
Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?
